Після ухвалення в червні 2020 року Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності», яким фактично фіналізовано інституційну реформу ІР-галузі, оновлення профільного законодавства стосовно об’єктів прав інтелектуальної власності було лише питанням часу.
І ось 21 липня 2020 року Верховна Рада України ухвалила два закони, які посилюють правову охорону об’єктів інтелектуальної власності в Україні: Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом» (реєстраційний номер відповідного законопроєкту 2258) та Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)» (реєстраційний номер відповідного законопроєкту 2259). 31 липня обидва закони скеровано на підпис Президенту України.
Допоки ІР-спільнота очікує на ці підписи, проаналізуємо нові правила, за якими зовсім скоро доведеться працювати всій галузі. А їх чимало.
Промислові зразки
Найголовніші зміни, за словами Богдана Боровика, партнера ЮК «Боровик та Партнери», адвоката, стосуються промислових зразків. Меншою мірою, проте суттєві речі змінено щодо винаходів та корисних моделей. Переважно ж зміни законодавства про торгівельні марки стосуються процедурних питань.
«Більшість новацій щодо промислових зразків запозичені із законодавства ЄС 1998 року. Тому за потреби можна віднайти чимало усталеної практики застосування подібних норм в ЄС за останні 10 років. І це може стати в пригоді, оскільки новації для українського законодавства є радикальними», — звертає увагу Богдан.
Він виділяє такі головні зміни:
додано нову вимогу охороноздатності — індивідуальний характер; збільшено обсяг прав власника промислового зразка — сукупність суттєвих ознак замінили враженням, яке промисловий зразок справляє на поінформованого користувача; запроваджено можливість скасування реєстрації промислового зразка в позасудовому порядку в Апеляційній палаті; термін охорони збільшено з 15 до 25 років; введено нову форму охорони — незареєстрований промисловий зразок; вирішено питання позовної давності — позов про визнання недійсними прав на промисловий зразок може бути подано протягом усього строку дії прав.
«Перші три зміни в переліку є найголовнішими. Вони дають змогу вирішити дві основні проблеми в сфері охорони прав на промислові зразки стосовно так званого патентного тролінгу і дуже низької ефективності промислового зразка як способу захисту зовнішнього вигляду виробу. Ці зміни також повертають у коло суб’єктів правовідносин споживача. Оскільки важливим завданням промислового зразка, як і торгівельної марки, є індивідуалізація товарів в очах споживача, сприйняття промислового зразка споживачем не може не враховуватися», — коментує Богдан Боровик.
Данило Бенатов, партнер Бюро патентних повірених Dr. Emil Benatov & Partners, виділяє такі нововведення для промислових зразків:
встановлено заборону надання правової охорони промисловим зразкам, ознаки зовнішнього вигляду яких зумовлено виключно технічними функціями, що дасть змогу суттєво обмежити реєстрацію різних деталей, наприклад запчастин, що не є складниками дизайну автомобіля, з метою тролінгу; строк чинності реєстрації майнових прав на промисловий зразок збільшується з 15 до 25 років; треті особи набувають права подавати до Апеляційної палати обґрунтовану заяву про визнання прав на промисловий зразок недійсними повністю або частково на підставі невідповідності промислового зразка умовам надання правової охорони, визначеним цим законом. «При цьому відповідну заяву може бути подано протягом усього строку чинності майнових прав на промисловий зразок та після припинення їх чинності», — уточнює Данило.
У пояснювальній записці до законопроєкту № 2258 вказано, що його головною метою є євроінтеграція. Зокрема — імплементація в національне законодавство України норм, прийнятих Угодою про Асоціацію, а також низки директив ЄС, які стосуються правової охорони промислових зразків і торговельних марок. «З цією метою законом передбачено низку нововведень, а також урегульовано питання, які вже давненько існують у практиці правової охорони об’єктів інтелектуальної власності», — коментує Тетяна Шпакович, старший партнер, керівник патентного відділу ПЮА «Дубинський і Ошарова», патентний повірений.
Тетяна Шпакович акцентує увагу на таких нововведеннях щодо промислових зразків:
запровадження додаткового критерію обороноздатності — «індивідуальний характер»; надання правової охорони незареєстрованим промисловим зразкам; змінення вигляду охоронного документа з «патенту» на «свідоцтво»; збільшення строку правової охорони промислового зразка до 25 років із дати подання заявки; уведення «множинної» заявки, що об’єднує декілька промислових зразків за аналогією з міжнародною заявкою за Гаазькою угодою; запровадження адміністративного (досудового) порядку анулювання свідоцтва в Апеляційній палаті (post-grant opposition).
За словами Тетяни Шпакович, Закон «Про охорону прав на промислові зразки» рясніє нововведеннями, які кардинально змінюють перелік об’єктів, що потрапляють під визначення «промисловий зразок», підходи до обсягу прав і порядок отримання правової охорони. «У намаганні викорінити таке зло, як патентний тролінг, враховуючи, що патент на промисловий зразок був основним «інструментом» зловживань, було закономірно посилено правила відповідності «результату художнього конструювання» умовам охороноздатності як промислового зразка», — звертає увагу Тетяна.
Як уже було зазначено, вказаним законом разом із критерієм охороноздатності «новизна» введено додатковий критерій «індивідуальний характер». Для кваліфікації відповідності критерію «індивідуальний характер» упроваджується правова категорія «інформований користувач». Хто ж такий «інформований користувач»? Ось одне з визначень, наданих цьому терміну Судом ЄС: це «користувач, який приділяє вже не середній рівень уваги, а особливу увагу, пов’язану або з його особистим досвідом, або з широким знанням галузі, про яку йде мова». «Упевнена, що на практиці нам ще належить розбиратися, чим «інформований» користувач відрізняється від просто користувачів і в чому саме і наскільки добре він «інформований», — прогнозує Тетяна Шпакович.
З європейського законодавства, продовжує Тетяна, до нас прийшли обмеження у вигляді виключення з правової охорони «невидимих» об’єктів художнього конструювання, до яких, зокрема, належать і деталі, приховані в готовому виробі від погляду кінцевого користувача. Таким чином, із реєстру зареєстрованих промислових зразків, а в подальшому і з митного реєстру повинні зникнути автозапчастини, двигуни, карбюратори абощо.
«Обсяг правової охорони зареєстрованого промислового зразка тепер визначається не словесним переліком істотних ознак, а «зображенням, внесеним до реєстру». Сама правова категорія «істотних ознак» нікуди не зникає. Як і раніше, питання порівняння ознак для встановлення, наприклад, використання залишається актуальним і необхідним», — коментує старший партнер ПЮА «Дубинский і Ошарова».
Найсуттєвіше нововведення в боротьбі з патентним тролінгом, за яке тривалий час боролися вони та їхні колеги-правники, це, звісно ж, процедура post-grant opposition. «Формальна експертиза під час розгляду заявок на реєстрацію промислових зразків залишається чинною, але всі описані в статті 6 згаданого закону критерії охороноздатності будуть розглядатися й оцінюватися в апеляційній процедурі анулювання реєстраційного свідоцтва. Така процедура є менш витратною за часом, чіткіше визначена і регламентована, на відміну від чинної судової процедури», — зазначає пані Шпакович.
Не оминає Тетяна увагою й питання визнання прав на незареєстровані промислові зразки. Строк правової охорони таких об’єктів — три роки з дати їх доведення до всезагального відома на території України. «Це дуже актуально для рішень, які мають занадто короткий життєвий цикл, щоб витрачати час і кошти на їх реєстрацію», — вражає вона.
Утім, ця обставина може в подальшому серйозно вплинути на визначення «чистоти» прав інших власників. «Буде складно, а швидше, навіть неможливо здійснити перевірку свого художнього конструкторського рішення, якщо тепер потрібно буде враховувати не тільки зареєстровані права, вказані в реєстрі, але й рішення, які стали доступними і які охороняються законом разом із зареєстрованими. Питання «доступності» інформації про такі рішення під час проведення перевірки на «чистоту» вкрай сумнівні», — занепокоєна коментаторка.
Що стосується підводних каменів, то Данило Бенатов до них відносить неоднозначність деяких термінів, що стосуються визначення відповідності промислових зразків критеріям охороноздатності. «Боюсь, що не всі з них зможуть бути розтлумачені в новій редакції Правил розгляду заявок і потребуватимуть внесення змін до закону», — застерігає коментатор.
Торговельні марки
Головні новації стосовно торговельних марок, на думку Данила Бенатова, такі:
закріплено можливості вести електронне діловодство за заявками; встановлено заборону для надання правової охорони позначенням, що відтворюють назву сорту рослин, який зареєстровано чи заявлено на реєстрацію в Україні або якому надано правову охорону відповідно до міжнародного договору України, до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке позначення, і якщо заявлене позначення стосується сорту рослин того самого або спорідненого виду; закріплено можливість реєстрації позначень, що схожі або містять позначення третіх осіб, якщо на це є згода власника свідоцтва раніше зареєстрованої торговельної марки або власника іншого раніше набутого права та не існує можливості введення в оману споживачів; прописано норму Паризької конвенції з охорони промислової власності про те, що особа, яка є власником торговельної марки в іноземній державі, право на яку набуто в Україні її агентом або представником без її дозволу, може вимагати визнання свідоцтва на таку торговельну марку недійсним або передання їй прав на таку торговельну марку, якщо агент або представник не обґрунтує свої дії відповідними доказами; закріплено публікацію поданих заявок для уможливлення використання третіми особами права подавати заперечення проти надання позначенню правової охорони; надано право третім особам оскаржувати в Апеляційній палаті рішення про надання правової охорони заявленому позначенню.
Основними новелами щодо торговельних марок, за словами Тетяни Шпакович, є такі:
впроваджено єдину термінологію — «торговельна марка» замість термінів, які застосовувалися раніше: «знак для товарів і послуг», «товарний знак», «торгова марка»; передбачено електронну форму подання заявки та електронний документообіг; «узаконено» електронний бюлетень; передбачено можливість реєстрації колективної торговельної марки, про яку щоразу «забували» під час перегляду національного законодавства; формалізовано порядок правової охорони торговельних марок в Україні за Мадридською системою; уточнено перелік підстав для відмови в реєстрації, а також визнання недійсною реєстрації ТМ; змінено порядок оскарження заявок (подання заперечень) на стадії експертизи; посилено санкції за порушення прав на ТМ.
У статті 5 Закону України «Про охорону прав на торговельні марки» («Умови надання правової охорони»), яка стосується об’єктів ТМ, з’явилося уточнення: «Об’єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, придатні для їх графічного відтворення». «На перший погляд, таке уточнення на практиці може призвести до обмеження переліку реєстрабельних торговельних марок, зокрема так званих нетрадиційних ТМ. Однак у разі розширення технічних можливостей для відтворення перелік логічно повинен розширюватися без потреби внесення відповідних корегувань до законодавства», — зауважує Тетяна.
Статтю 6 вказаного закону доповнено можливістю надання листа-згоди від власника більш ранніх прав на торговельну марку, якщо виключається можливість уведення споживача в оману. У статті 22 закону змінено період зберігання права на повторну реєстрацію ТМ. Цей період, звертає увагу пані Шпакович, скорочено з 3 до 2 років із дати припинення дії свідоцтва. Також з’явилася можливість умовно передати право на повторну реєстрацію іншій особі.
Істотних змін зазнав порядок подання заперечень проти заявки на ТМ щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони. Якщо раніше зацікавленій особі надавалося право подати заперечення на будь-якій стадії експертизи в період після встановлення дати подання заявки, але не пізніш ніж за 5 днів до дати винесення рішення кваліфікаційної експертизи за заявкою, то нинішній порядок визначає коротші строки, а саме три місяці від дати публікації в електронному бюлетені даних про заявку. Варто зазначити, що відповідно до положень пункту 10 статті 10 цього закону публікація відбувається «одночасно» зі встановленням дати подання заявки. Сподіваємося, в оновлених нормативно-правових актах — Правилах експертизи і Порядку ведення електронних баз даних — задля запобігання невизначеності з обчисленням строків для подання заперечень, з’явиться положення про відповідне інформування щодо встановлення «дати публікації» заявки чи процесуальний документ про opposition period opening.
Статтю 111 про норми та порядок поділу заявки на ТМ доповнено істотним обмеженням: «до прийняття установою рішення за заявкою заявник має право поділити заявку…». На практиці це означає, що у випадку часткової відмови в реєстрації марки заявник уже не зможе поділити свою заявку на «охороноздатну» і «спірну» частини, щоб отримати свідоцтво про реєстрацію за «охороноздатною» частиною заявки і продовжити боротьбу за «спірну» частину заявки в Апеляційній палаті або суді.
«Спірними є нові норми про можливість разового грошового стягнення замість відшкодування збитків у законодавстві про промислові зразки та торговельні марки, які можуть загальмувати розвиток судової практики з питань відшкодування збитків, що негативно вплине на правовласників у довгостроковій перспективі», — звертає увагу на підводні камені нового законодавства партнер ЮК «Боровик та Партнери» Богдан Боровик.
Такі самі занепокоєння висловлює пан Бенатов. Якщо права на промисловий зразок або торговельну марку визнано недійсними в установленому законом порядку і встановлено, що заявку було подано з порушенням прав інших осіб, особа, якій завдано збитків унаслідок вчинення дій на підставі реєстрації такого промислового зразка або торговельної марки, може звернутися до суду з позовом про відшкодування власником свідоцтва збитків особі, якій завдано збитків унаслідок вчинення дій на підставі реєстрації такого промислового зразка, або про застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків. «Розмір разового грошового стягнення визначається судом у сумі від 10 до 50 тисяч мінімальних заробітних плат з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення. Виникають побоювання щодо зловживання правом позивачами, що в поєднанні з недоброчесними судовими рішеннями, які, на жаль, ще інколи зустрічаються в нашій судовій практиці, може призводити до банкрутства суб’єктів господарювання (особливо це небезпечно для фізичних осіб)», — занепокоєний пан Бенатов.
Богдан Боровик також зосереджує увагу на наданні третім особам можливості звертатися до Апеляційної палати в разі незгоди з рішенням про реєстрацію торговельної марки, що може значно ускладнити таку реєстрацію.
Винаходи і корисні моделі
Прийнятий Верховною Радою Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)» є важливим кроком на шляху гармонізації законодавства України про охорону прав на винаходи і корисні моделі з міжнародними стандартами.
«Зважаючи на тривалий та нелегкий процес, який пройшла ця ініціатива, загалом її прийняття варто привітати. Цей закон містить низку хороших нововведень і змін, які, з моєї точки зору, мають позитивно вплинути на правовідносини щодо винаходів (корисних моделей), як-от: заперечення на стадії заявки на винахід (корисну модель), post-grant opposition та деякі інші», — коментує Вікторія Сопільняк, партнер ПЮА «Дубинський і Ошарова», адвокат.
Зокрема, вона абсолютно підтримує виключення зі статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» положень про ненадання правової охорони новим формам (включно з солями, складними ефірами, простими ефірами, композиціями, комбінаціями та іншими похідними, поліморфами, метаболітами, ізомерами) відомого з рівня технології лікарського засобу, нових дозувань або нового використання відомого лікарського засобу, незалежно від їх відповідності критеріям патентоздатності, оскільки в тому вигляді, як це пропонувалося проєктом № 2259 раніше, така норма не відповідала міжнародним зобов’язанням України щодо правової охорони винаходів. «Наразі ми маємо доповнену статтю 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», яка, з одного боку, передбачає можливість (імовірність) невідповідності критерію «винахідницький рівень» певних «речовин», а з іншого — не виключає й патентоздатності таких рішень: такими, що явно випливають із рівня техніки, може бути визнано нові форми відомого з рівня техніки лікарського засобу, зокрема солі, складні ефіри, прості ефіри, композиції, комбінації та інші похідні, поліморфи, метаболіти, чисті форми, розміри часток, ізомери, якщо вони істотно не відрізняються за ефективністю. Вочевидь, вказана норма потребує суттєвої деталізації в підзаконному нормативно-правовому акті», — додає Вікторія.
Звісно ж, у цьому законі залишилися норми, які продовжують бути приводом для дискусії. «Не вважаю вдалим формулювання щодо положення Болар, яке в наявній редакції необґрунтовано обмежує правовласника патенту на лікарський засіб у можливості забороняти використання запатентованого винаходу в період підготовки та подання інформації для реєстрації інших лікарських засобів та створює можливість для зловживань шляхом увезення на територію України необмежених обсягів діючої речовини генеричного лікарського засобу та подальшого її нелегального розповсюдження в обхід патентних прав», — зауважує Вікторія Сопільняк.
Вона прогнозує збільшення судових справ щодо оскарження відмов у видачі патентів на підставі невідповідності заявлених рішень умовам патентоздатності, нікуди не подінуться судові конфлікти між оригінаторами та генериками та, можливо, з’являться оскарження відмов у видачі додаткових охоронних сертифікатів. «Крім того, оскарженими в судовому порядку, мабуть, будуть і рішення Апеляційної палати за результатами процедури post-grant opposition. Тож ІР-літігаторам сумувати не доведеться», — прогнозує Вікторія.
Найголовніші зміни щодо винаходів і корисних моделей, за словами Богдана Боровика, це:
звужено перелік об’єктів, які можуть отримати правову охорону у формі винаходу. Серед іншого тепер не можуть отримати правову охорону способи лікування, процеси клонування людини та інші об’єкти, охорона яких би суперечила біоетиці; звужено перелік об’єктів, які можуть отримати правову охорону у формі корисної моделі, — тепер це лише пристрій або спосіб. Наприклад, речовина більше не зможе охоронятися як корисна модель; гармонізовано із законодавством ЄС норми щодо продовження строку дії охорони винаходів стосовно лікарських засобів на строк реєстраційних процедур таких лікарських засобів; встановлено можливість позасудового визнання прав на винахід і корисну модель Апеляційною палатою.
За словами коментатора, можливість звернення до Апеляційної палати з метою визнання прав недійсними (так звана post-grant opposition) значно полегшить боротьбу з недобросовісними заявниками, особливо щодо корисних моделей.
«У цілому ми з оптимізмом дивимося на результати такої тривалої та часом болісної інтеграції. Ми віримо, що ці зміни нададуть на практиці реальні механізми й інструменти охорони та захисту доброчесним правовласникам, що має популяризувати серед власників практику охорони прав інтелектуальної власності», — резюмує Тетяна Шпакович.
